Conflit entre marque et nom patronymique : Armani débouté par l’OMPI

Publié le 29/11/2001 par Etienne Wery

Fait marquant : une marque notoire a été déboutée par un panel d’arbitres de l’OMPI, dont on sait que la jurisprudence prête pourtant une oreille souvent favorable aux détenteurs de marques. La décision « Armani » Les faits sont simples : un certain monsieur Anand Ramnath Mani, en abrégé A.R. Mani, a enregistré en 1995 le nom…

Fait marquant : une marque notoire a été déboutée par un panel d’arbitres de l’OMPI, dont on sait que la jurisprudence prête pourtant une oreille souvent favorable aux détenteurs de marques.

La décision « Armani »

Les faits sont simples : un certain monsieur Anand Ramnath Mani, en abrégé A.R. Mani, a enregistré en 1995 le nom de domaine armani.com.

A l’époque, le titulaire de la marque notoire « armani » lui avait offert une certaine somme pour ce nom. Refus de monsieur Mani qui fait néanmoins une contre-proposition raisonnable. Celle-ci est refusée par la marque Armani qui laisse dormir le dossier.

En 2000, le dossier resurgit et la marque Armani porte le litige devant l’OMPI (arbitrage). Le transfert est refusé, la marque n’ayant pas prouvé l’usage de mauvaise foi.

Pour les arbitres, il est usuel qu’un particulier utilise son nom patronymique, ou une combinaison de son prénom et de son nom, pour s’identifier sur l’internet. Par ailleurs, la contre-proposition faite à l’époque par monsieur Mani était certes plus élevée que le coût de l’enregistrement, mais était tout à fait raisonnable (2.000 US$). Bref, pas d’usage de mauvaise foi et donc pas de transfert :

So far as bad faith itself is concerned, the Complainant initially relied upon the Respondent’s registration itself as bad faith. Following the Respondent’s evidence, the Complainant has also sought to rely upon the Respondent’s offer to sell the name for $1,935 USD. This was made as long ago as 1997. The failure by the Complainant to refer to this initially is surprising. The statement made by the Complainant’s Attorneys in their Brief of Reply that they only traced the 1997 correspondence in June 2001, does not explain this omission (not least because the Respondent mentioned the history of the dispute in his e-mail to the Complainant’s Attorneys sent in response to their letter to him dated January 23, 2001). The sum is no doubt more than the registration costs of the name. The Panel does not however find that it constitutes bad faith. It is a relatively modest sum, far removed from the sort of amounts which were typically sought (especially in 1997) by « cybersquatters ». The evidence establishes that a legitimate business was in existence and presumably if the domain name were changed, costs such as changing stationery and the like would be involved. The figure suggested by the Respondent in his counter-offer seems entirely reasonable. It is a matter for the Complainant as to why it did not accept that offer. Its apparent belief that simply because it is the undisputed owner of a world famous name it can use the ICANN procedure to dispossess summarily a third party of what is a combination of his initials and surname, which on the evidence he has used in a bona fide manner since the early 1990s, is simply wrong. The Panel also finds that the Respondent’s willingness as part of his 1997 counter-offer to register the domain name is further evidence of his lack of bad faith.

The Panel finds the failure of the Complainant in its Complaint to set out any of the clearly lengthy background to this dispute is surprising. The Complainant or entities associated with it have been pursuing the Respondent since 1995, through various representatives. The Panel is left with a strong sense that the reason these actions have led nowhere is because they come up against the same issue as has been identified in these proceedings, namely, the Respondent’s legitimate use of a variant of his own name. The Complaint states (at paragraph 20) in accordance with the Policy, that « the Complainant certifies that the information contained in the Complaint is to the best of the Complainant’s knowledge complete and accurate ». The Panel does not see how that could properly have been said. In the circumstances, the Panel concludes, pursuant of paragraph 15(e) of the Rules, that this Complaint has been brought in bad faith, and that it constitutes an abuse of the administrative proceeding.

La décision de l’OMPI paraît à cet égard infiniment plus raisonnable. Pas d’abus de droit, pas d’utilisation de mauvaise foi, pas de confusion possible … donc pas de transfert. Une simple application de l’usage « premier venu premier servi ».

Une jurisprudence qui marquera un tournant ?

Il faut espérer que cette décision marquera un tournant. En effet, d’autres décisions se sont parfois égarées en eaux troubles. L’exemple le plus frappant est sans nul doute l’affaire Shell, en Allemagne.

La Cour d’appel de Münich a été saisie par la célèbre firme pétrolière Shell qui réclamait la cession du nom de domaine « shell.de » enregistré par un citoyen allemand du même nom. L’action était basée sur la défense de la dénomination et non sur le droit à la marque. Le juge commence par reconnaître que le dossier démontre un réel préjudice pour la firme pétrolière, de nombreuses personnes ayant tenté de la joindre à l’adresse litigieuse. Ensuite, la Cour ordonne la cession du nom de domaine au motif que les intérêts du grand groupe international de pouvoir utiliser ce nom de domaine prévaudraient sur ceux du simple particulier, nonobstant le fait que Shell pouvait enregistrer d’autres noms de domaine comme « deutscheshell.de ».

Nous avions écrit alors que :

« La jurisprudence partage avec le vin l’existence de bonnes et de moins bonnes cuvées. Qu’il nous soit permis d’écrire que cette décision a un goût de bouchon. Quelle est cette hiérarchie de valeurs qui permet d’affirmer qu’une firme dispose d’intérêts plus légitimes à défendre son nom que la personne qui le porte chaque jour depuis sa naissance ? Quel est ce principe qui autorise un juge à dire qu’entre deux droits légitimement exercés, l’un est plus méritant que l’autre ? N’est-ce pas le rôle de la loi, et d’elle seule, d’opérer cette hiérarchisation des valeurs ? Va-t-on demain demander au juge de trancher les litiges sur base du critère de la partie la plus « méritante » ? Quelle sera cette partie ? La plus riche ? La plus célèbre ? Celle qui affiche le plus gros chiffre d’affaires ? Ou au contraire la plus faible ?

Cette grille d’appréciation — éminemment subjective — mettrait en péril la sécurité juridique. Elle nous paraît en outre peu défendable sur le plan de la légalité : dans la mesure où le nom patronymique est un droit qui fonde la légitimité de la réservation d’un nom de domaine, et permet d’en interdire les utilisations abusives — fondement juridique des nombreuses décisions dont « Bettencourt » « Mauresmo » et « Julia Roberts » — seule la loi peut dire que ce droit doit céder le pas à d’autres types de prérogatives. Ainsi que nous l’avons déjà relevé, lorsque le nom de domaine a été réservé par une personne dont c’est le nom patronymique (première condition), l’usage fermement établi consiste à privilégier le premier venu ; cette conclusion ne souffre la discussion que dans le cadre d’un abus de droit (deuxième condition).

Plus d’infos

En consultant la décision Armani commentée, en ligne sur notre site.