Quelle indemnisation pour un acte illicite commis avant l’enregistrement d’une marque ?

Publié le 31/07/2016 par Etienne Wery

En matière de marque de l’Union européenne, le titulaire bénéficie d’une protection spécifique pour les actes illicites commis entre la publication de la demande d’enregistrement, et l’enregistrement effectif. Il peut, pendant cette période, obtenir une indemnité raisonnable. Comment la calculer ? Les règles applicables en matière de contrefaçon sont-elles d’application ?

Le droit à la marque s’acquiert par l’enregistrement

En Europe, la règle est connue : le droit à la marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci.

Le principe est le même s’agissant des marques de l’Union européenne : en vertu de l’article 9, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 207/2009, le droit conféré par la marque de l’Union européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque concernée.

Il s’ensuit qu’une condamnation pour contrefaçon n’est envisageable que si elle porte sur des faits de tiers postérieurs à la publication de l’enregistrement de cette marque.

Quel est l’effet de la publication de la demande ?

Toutefois, afin d’accorder une certaine mesure de protection au demandeur d’un enregistrement de marque dans la période se situant entre la date de la publication de la demande, date à partir de laquelle cette demande est censée être connue de tiers, et la date de publication de son enregistrement, l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009 prévoit un droit à une « indemnité raisonnable » pour des faits ayant eu lieu au cours de cette période, qui, s’ils s’étaient produits après la date de l’enregistrement de ladite marque, auraient été interdits.

Pourquoi avoir créé un institut particulier pour la marque dont la demande est publiée mais qui n’est pas encore enregistrée ?

La réponse est d’abord économique. Les demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne peuvent faire l’objet de plusieurs types d’actes juridiques, tels qu’un transfert, la constitution de droits réels ou des licences, qui ont en commun d’avoir pour objet ou pour effet de créer ou de transférer un droit sur la marque concernée.

La réponse est ensuite juridique. La demande de publication crée un certain nombre de prérogatives, parmi lesquelles le droit de priorité de la première publication en cas de demandes concurrentes. Par ailleurs, cette période délicate est souvent analysée avec soin dans le cadre des dépôts de mauvaise foi.

Qu’est-ce qu’une indemnité raisonnable ?

Synthétisons ce qui précède :

• Une fois que la marque est enregistrée, les effets de la contrefaçon se réparent par l’octroi de « dommages et intérêts » ;
• entre la publication et l’enregistrement, les mêmes actes qui seraient condamnés au titre de la contrefaçon si la marque avait été enregistrée, peuvent être réparés par l’octroi d’une « indemnité raisonnable ».

Question logique : quelle est la différence entre des "dommages et intérêts pour contrefaçon" d’une part, et une "indemnité raisonnable" d’autre part, sachant que l’acte litigieux qui sert de cause à la demande est le même ?

C’est exactement à cette question que la Cour de justice a été invitée à répondre (c-280/15).

La cour commence par confirmer que l’indemnité raisonnable doit, par sa nature, être plus limitée que l’indemnité fondée sur des dommages et intérêts en cas de contrefaçon pour des faits postérieurs à la date d’enregistrement de celle-ci.

Pour la cour, cela découle du fait que la protection de l’indemnité raisonnable intervient « à un moment où il n’est pas encore certain que la marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement sera effectivement enregistrée, dès lors que des motifs absolus ou relatifs de refus d’enregistrement peuvent encore s’y opposer totalement ou partiellement. (…) les droits conférés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne revêtent, avant l’enregistrement de la marque concernée, un caractère pouvant être qualifié de conditionnel ».

La cour relève ensuite qu’en cas de contrefaçon, plusieurs instruments juridiques communautaires prévoient des calculs spécifiques de l’indemnité. L’indemnité raisonnable ne devrait pas, en règle, bénéficier de ces modes de calculs spécifiques.

Mais en définitive, que reste-t-il alors comme base de calcul pour l’indemnité raisonnable ?

Pour la Cour, il y a lieu de retenir le critère relatif au recouvrement des bénéfices et d’exclure de cette indemnité la réparation du préjudice plus large que peut avoir subi le titulaire de la marque concernée en raison de l’utilisation de cette dernière, pouvant comprendre, en particulier, le préjudice moral.

En effet dit la Cour, le critère relatif au recouvrement des bénéfices, en ce qu’il vise la répétition des bénéfices injustement retirés par des tiers de l’usage de la marque concernée durant la période visée à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, s’inscrit dans l’objectif poursuivi par cette disposition, qui consiste à empêcher les tiers de tirer indûment profit de la valeur économique propre que représente la demande d’enregistrement d’une marque, alors qu’ils sont réputés avoir eu connaissance de cette demande par suite de sa publication.

Et avant la publication ?

Question subsidiaire : peut-on imaginer d’étendre le régime de l’indemnité raisonnable aux faits antérieurs à la demande de publication ?

Le règlement ne le prévoit pas.

La cour de justice le confirme. Le système de l’indemnité raisonnable est d’interprétation restrictive : « dès lors que l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009 comporte une exception strictement délimitée à la règle selon laquelle une marque de l’Union européenne n’est pas opposable préalablement à la publication de son enregistrement, aucune indemnité ne peut être exigée au titre de cette disposition pour des faits qui se sont produits antérieurement à la publication de la demande d’enregistrement d’une telle marque. »