Peut-on faire des paris en utilisant les marques des sportifs ? Synthèse sur trois décisions rendues par le TGI de Paris en 2008

Publié le 16/09/2009 par Fabrice Lorvo

On rappellera que sur leurs sites de paris, les Betters citent le nom de clubs ou d’évènements sportifs. Or le nom de ces clubs ou évènements sont protégées notamment par le droit des marques. Les titulaires desdits droits (ci-après désignés « Sportifs ») se sont opposés à cette utilisation sans autorisation préalable par les Betters. Les Sportifs ont engagé des actions judiciaires sur deux fondements : La contrefaçon de marque (par reproduction ou par imitation) et l’agissement parasitaire.

Le TGI de Paris a déjà été amené à se prononcer sur 3 affaires relatives à des sites de paris en ligne :

• TGI de Paris, chambre civile 3, section 3, arrêt « Juventus/Unibet et Hill» du 30 janvier 2008. (disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr; jurisprudence judiciaire N° de RG: 06/00599, publié par le service de documentation de la Cour de cassation)
• TGI de Paris, chambre civile 3, section 2, arrêt « FFT/Expekt.com» du 30 mai 2008. (disponible sur www.legalis.net)
• TGI de Paris, chambre civile 3, section 1, arrêt « PSG/Unibet » du 17 juin 2008. (disponible sur www.legalis.net)

Solutions données par le Tribunal de Grande Instance

S’agissant de l’action en contrefaçon :

Dans les trois affaires soumises au TGI, les différents sites de paris en ligne ont été attaqués sur le terrain de la contrefaçon. Les actions reposaient sur les articles L713-1, L713-2, L713-3 et L713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

• L’article L713-1 confère au titulaire d’une marque un droit de propriété sur celle-ci. Ce droit de propriété lui permet d’interdire aux tiers d’user de la marque sans son autorisation.
• De ce fait et en vertu des articles L713-2 et 3, la reproduction de cette marque protégée sans l’accord de son propriétaire constitue un acte de contrefaçon.
• Cependant, en vertu de l’article L713-6b, il est possible d’utiliser cette marque ou une marque similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Cette dérogation s’applique à la contrefaçon de marque par reproduction ou par imitation.

Dans ces trois affaires, les demandeurs (Juventus, FFT et PSG) estiment que les sociétés de paris en ligne se sont rendues coupables de contrefaçon en reproduisant les marques sur leurs sites sans avoir obtenu leur accord. Les sociétés de paris en ligne développent un moyen de défense similaire :

• A titre principal, elles emploient les dénominations en cause non pas à titre de marque, mais seulement dans leur fonction usuelle, c’est-à-dire à titre purement informatif.
• A titre subsidiaire, elles invoquent le bénéfice de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle pour échapper aux dispositions des articles L713-2 et 3 du même code.

À l’examen des décisions, il apparaît que :

a) l’utilisation des dénominations en cause constitue un usage à titre de marque.

Les juges vont rejeter dans les trois affaires le premier argument des Betters et considérer que l’utilisation des dénominations en cause constitue un usage à titre de marque. En effet :

• la dénomination est utilisée dans la vie des affaires,
• l’usage permet de désigner un service.

b) l’exception (L713-6 b) est applicable à l’espèce

Les Juges vont considérer que l’exception s’applique dès lors que :

• il s’agit d’une référence nécessaire (l’utilisation de périphrases pour désigner ces équipes ou évènements sportifs est impossible sauf à induire les consommateurs de ce type de service en erreur).
• il n’y a pas de confusion possible entre les Betters et les Sportifs.

Cependant, à partir de ce constat, les solutions vont diverger :

• La 3e section de la 3e chambre, dans l’affaire « Juventus », énonce que l’exception au monopole conféré par la marque « doit être limitée aux utilisations strictement nécessaires à l’activité de paris en ligne ». Or, en l’espèce les juges vont considérer que le fait, pour les sociétés de paris en ligne, d’utiliser « la marque Juventus à titre publicitaire pour promouvoir leur activité en exploitant la notoriété des équipes ainsi que cela apparaît dans les slogans publicitaires précités » ne constitue pas une utilisation strictement nécessaire de la marque. De ce fait, il y a contrefaçon.
• La 2e section de la 3e chambre dans l’arrêt « FFT » et la 1e section de la 3e chambre dans l’arrêt « PSG », en revanche, vont considérer qu’il n’y a pas contrefaçon dès lors que l’exception L713-6b s’applique.

S’agissant des agissements parasitaires :

L’action en parasitisme se fonde sur l’article 1382 du Code civil. C’est donc une action en responsabilité délictuelle. Le parasitisme se définit comme le fait de se placer dans le sillage d’un tiers pour profiter de ses efforts, sans bourse délié. La doctrine distingue :

• le parasitisme, qui suppose deux opérateurs en concurrence, et
• l’agissement parasitaire, qui intervient en l’absence de concurrence.
  Cet action en parasitisme est subsidiaire à celle de l’action en contrefaçon et doit se fonder sur des faits différents.

Dans ces trois affaires, les requérants ont tous agi, de manière subsidiaire, sur le fondement de l’agissement parasitaire.

a) La 3e section de la 3e chambre, dans l’arrêt « Juventus » rejette l’action en agissement parasitaire.

Le Tribunal, qui a condamné pour contrefaçon, rejette l’action en parasitisme au motif que cette action ne se fondait pas sur des faits différents de l’action en contrefaçon.

b) La 2e section de la 3e chambre dans l’arrêt « FFT » reçoit l’action en agissement parasitaire.

Le Tribunal considère que le fait de mentionner le nom de Roland Garros dans la marge droite d’une page présentant l’ensemble des sports susceptibles d’intéresser les parieurs, aux côtés de réclames vantant la possibilité de miser des fonds sur l’issue de différentes rencontres sportives, est ici effectué dans un but purement promotionnel, et nullement nécessaire à la désignation, par la défenderesse, des paris proposés aux internautes une fois passé la page de présentation. Pour les juges, ces agissements démontrent la volonté de la société Expekt de promouvoir son activité de paris en ligne en faisant référence, sans nécessité, au tournoi de Roland Garros, ce qui constitue un agissement parasitaire.

c) La 1e section de la 3e chambre, dans l’arrêt « PSG », rejette l’action en agissement parasitaire.

Le Tribunal considère que :

• la société de paris en ligne organise des paris sur des événements sportifs susceptibles d’intéresser les internautes parieurs en matière de football comme dans divers autres sports,
• la société de paris en ligne, en annonçant les matchs auxquels participe le PSG, ne profite pas des investissements de ce dernier en faisant plus de profit si davantage de parieurs misent sur ces matchs,
• les évènements sportifs auxquels l’équipe ne participe pas sont tout autant mis en avant sur le site litigieux.

Interprétation de la jurisprudence

Les certitudes à ce jour

On peut considérer que le Tribunal de Grande Instance de Paris a posé clairement les règles suivantes :

• l’utilisation par les Betters des dénominations des Sportifs sur leurs sites de paris en ligne constitue un usage à titre de marque ;
• les Betters peuvent utiliser les marques des Sportifs sur leurs sites de paris en ligne à la double condition que cette utilisation n’excède pas la référence nécessaire pour indiquer la destination du service et qu’il n’y ait pas de confusion entre Betters et Sportifs.

On doit cependant constater qu’en cas d’une « utilisation qui excède la référence nécessaire », les fondements de la sanction varient en fonction des sections :

• la 3eme section considère qu’il s’agit d’une contrefaçon ;
• la 2eme section considère qu’il s’agit d’un agissement parasitaire.

Les incertitudes à ce jour

Reste cependant une incertitude sur la définition de « l’utilisation qui excède la référence nécessaire ». Il s’agit principalement d’une appréciation des faits.

a) La 3e section de la 3e chambre, dans l’affaire « Juventus » qualifie le 30 janvier 2008 de contrefaçon l’usage suivant :

« Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 14 juin 2005 que la société William Hill Credit offre sur son site internet " williamhillmedia. com " et " williamhill. com " des paris en ligne, notamment sur les résultats des matchs de football ; que sur la page de résultats du moteur de recherche Google, elle présente son activité avec les commentaires suivants :
" William Hill, bookmaker depuis plus de 65 ans. Pariez en toute sécurité sur vos sports favoris… FC Juventus non- officiel- 159209, Icône par Tumbshots "
" William Hill, bookmaker depuis plus de 65 ans. Pariez en toute sécurité sur vos sports. Site très complet et quotidiennement mis à jour sur la Juventus"

« Il ressort du procès- verbal d’huissier des 14, 15 et 21 février 2005 que la société UNIBET propose sur son site " mrbookmaker. com " des paris en ligne notamment sur les résultats des matchs de football et commente ainsi ses offres " la guerre des monstres. Deux monstres sacrés du football européen s’affrontent mardi soir à 20 heures 45. Le real de Madrid et ses neufs coupes des champions accueille la Juventus de Turin et ses six coupes européennes. Un match qui aura une saveur particulière pour le français Zinédine D… qui a porté les couleurs du club italien avant de rejoindre l’Espagne… Parier ". »

L’enseignement qui semble résulter de cette décision est qu’excède la référence nécessaire le fait :

• d’axer la promotion de son activité sur un seul club (" williamhill. com ") ;
• de faire des commentaires sur ses offres contenues dans le site en utilisant le nom desdits sportifs (UNIBET).

b) La 2e section de la 3e chambre dans l’arrêt « FFT » qualifie le 30 mai 2008 d’agissements parasitaires l’usage suivant :

« Le 8 juin 2007, Me Dymant, huissier de justice à Paris a constaté sur le site internet de paris en ligne www.expekt.com, dont le nom de domaine a été réservé par la société de droit maltais Expekt.com (ci-après Expekt), la présence :
en page d’accueil, d’un intitulé “Roland Garros – demi-finales hommes !”, suivi d’un texte incitant à parier sur les demi-finales du tournoi,
sous une dénomination “tennis “, de deux sous- rubriques “Roland Garros” et “WTA, French Open (C) “ »

L’enseignement qui semble résulter de cette décision est qu’excède la référence nécessaire le fait d’inciter à parier, sur le site, en utilisant le nom desdits sportifs.

c) la 1e section de la 3e chambre dans l’arrêt « PSG », refuse de qualifier le 17 juin 2008 d’agissements parasitaires l’usage suivant :

« Attendu qu’en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat de Me Parker, huissier de justice, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que les termes “Paris Saint Germain”, “PSG” ou “Paris SG” ont figuré sur les sites internet des défenderesses dans les tableaux de cotes des paris, ainsi que dans des phrases ou des titres tels que

• Sur le site sportingbet.com :
  “Football – UEFA : Le PSG est attendu avec une équipe remaniée pour l’occasion. Confirmation ou retour en arrière ?“
  “Rapid Bucures Auxerre débutent les matchs de poule avec comme ambition : la tête du groupe” “Football- C. de la ligue : Lyon v. PSG / St Etienne v. Marseille / Auxerre v. Bordeaux … que de belles affiches !“
  “Cotes des matchs : Lyon v PSG 25-oct-2006 21h”
• Sur le site unibet.net :
  “Cissé : “Paris SG et Auxerre assureront.” Notre consultant Djibril Cissé pronostique une double victoire tricolore en coupe UEFA. Il voit en effet le Paris SG et l’AJ Auxerre réaliser de belles performances à l’extérieur !“
  “Confirmation du Renouveau du PSG ? Le PSG ne doit pas rater son entrée en phase de poule contre le Rapid. Après le mieux aperçu face à Sedan, une confirmation ti – Paris SG”
  “Parier via la télé : Canal + Sport Dimanche 17h30 Auxerre-Paris SG” “Coupe de la ligue : des 1/8ème de folie ! Lyon-Paris SG au stade Guerland constituera le choc des 8es de finale de la Coupe de la ligue. Les Lillois affronteront Rennes alors que Bordeaux se déplacera à Auxerre et que l’OM rendra visite aux Verts.”
  “Coupe de la ligue : exploit du PSG à Lyon ? Le Paris SG se déplace au stade Guerland pour tenter de décrocher une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la ligue. Après leur démonstration au Vélodrome, les Lyonnais peuvent-ils chuter à domicile ? A vous de choisir !“
  “Lyon – Paris SG : Le Paris Saint-Germain se rend à Lyon avec l’espoir de devenir la première équipe à faire trébucher l’OL cette saison, toutes compétitions confondues. Mission impossible ?“
• Sur le site bwin.com :
  “Le PSG veut enchaîner ! Ce soir 20h : Rapid Bucarest – Paris SG Cote de 8 pour une victoire parisienne 2-1 à Bucarest !“
  “Et on remet les pieds dans le plat de la coupe de la ligue ! En attendant les ASSE – OM, AJA-Bordeaux et Lyon-PSG de demain, le tenant du titre nancéen reçoit Toulouse ce soir pour un duel opposant le 3ème au 4ème du championnat ! Toutes les affiches :”
  “Ce mercredi 20h : Lyon-Paris SG Cote de 1,90 si les deux équipes marquent !“ »

L’enseignement qui semble résulter de cette décision est que n’excède pas la référence nécessaire le fait de faire figurer sur un site de paris des commentaires sur l’existence et l’intérêt de compétitions sportives (objet desdits paris).

Cependant, dans l’affaire PSG, la communication opérée par les Betters (sportingbet.com, unibet.net et bwin.com) semble assez proche de celle opérée par Unibet dans l’affaire Juventus et pourtant, la décision est différente (sanction dans l’affaire Juventus et pas de sanction dans l’affaire PSG).

On peut tenter l’explication suivante :

• soit cela signifie que la jurisprudence n’est pas encore fixée (la jurisprudence dans ce domaine reste rare et récente et il n’existe aucun arrêt de principe en la matière même si le jugement du 30 janvier 2008 a été publié par le service de documentation de la Cour de cassation). De plus, les décisions ont été rendues presque en même temps (30 janvier, 30 mai, 17 juin 2008)
• soit cela signifie que le seul fait pour UNIBET d’avoir terminé, dans l’affaire Juventus, son commentaire sur l’intérêt du match par une invitation à parier aurait suffi à excéder la référence nécessaire.