Marques protégées et metatags : Playboy débouté

Publié le 05/01/1999 par Etienne Wery

Playboy sur le web Playboy fait figure de précurseur sur le web : le célèbre magazine américain a été un des premiers à utiliser le web et à y diffuser les photos de ses fameuses Playmate. Par la force des choses, la compagnie américaine a ainsi joué un rôle de premier plan dans la création…

Playboy sur le web

Playboy fait figure de précurseur sur le web : le célèbre magazine américain a été un des premiers à utiliser le web et à y diffuser les photos de ses fameuses Playmate.

Par la force des choses, la compagnie américaine a ainsi joué un rôle de premier plan dans la création d’une jurisprudence relative au net : droit des marques, liens hypertextes, échange privés de photos dans des forums de discussion, … Playboy a toujours protégé son site et sa marque avec jalousie, n’hésitant jamais à recourir à la justice.

Ces recours judiciaires systématiques ont jusqu’ici largement profité à Playboy, qui n’a pas encore essuyé d’échec. Les choses pourraient changer …

L’affaire Terri Welles

Les faits

Terri Welles, ancienne Playmate de Playboy, a créé son propre site web http://www.terriwelles.com sur lequel elle présente quelques photos relativement sages, les internautes souhaitant en voir plus étant invités à devenir membre de son club privé virtuel.

Tant les metatags que le contenu du site de Terri Welles contiennent à plusieurs reprises les termes « Playmate » de « Playboy », déposés comme marques protégées.

Les jugements préliminaires

Assignée par Playboy, l’ex Playmate se défend en disant en substance que sa qualité de Playmate est indissociable de sa personnalité, et que c’est donc par nécessité qu’elle reprend ces termes qui la caractérisent mieux que tous autres.

Le 21/4/1998 le premier juge lui a donné raison. A propos des insertions dans les metatag, le premier juge a estime que Terri Welles

« has also used the terms Playboy and Playmate as metatags for her site so that those using search engines on the Web can find her website if they were looking for a Playboy Playmate. The problem in this case is that the trademarks that defendant uses, and the manner in which she uses them, describe and identify her. »

Sur base de l’argument dit de « fair use » prévu par la loi US (Lanham Act, 15 U.S.C. article 1115(b) 4°)le juge a débouté Playboy, raisonnant par analogie avec l’utilisation d’un lieu comme marque déposée : « in cases where the mark is used only to describe the goods or services of a party or their geographic origin, trademark law recognizes a fair use defense. »

La cour d’appel de la neuvième cour de district de Californie a confirmé ce 20 octobre 1998 la décision du premier juge.

Précisons que l’affaire n’est en qu’à ses débuts. Au stade actuel, Playboy demande une injonction préliminaire d’interdiction d’utilisation des marques protégées dans l’attente du jugement sur le fond. Le refus de l’injonction préliminaire ne porte pas préjudice au fond, comme dans les actions en référé.

Analyse : les marques protégées et les metatags

Définition et utilité des metatags

Quiconque a tenté de trouver une information sur le web sait à quel point les moteurs de recherche sont importants : ceux-ci indexent en permanence les sites en fonction des mots qu’ils contiennent, et les classent. Tout internaute peut gratuitement interroger les moteurs de recherche sur base de mots-clé, et recevoir une liste des sites qui traitent du sujet, classés par nombre d’occurrences des mots-clé encodés.

Certains titulaires de sites web ont dès lors pris l’habitude d’insérer des mots cachés dans les codes sources de leur site (metatags en jargon informatique), dans le but d’obtenir une indexation sous des mots-clés qui n’ont qu’un lien indirect avec le contenu, ou pour être mieux classés par les moteurs de recherche, et profiter ainsi d’un trafic supplémentaire (Etienne Wéry, Domain name grabbing, la Belgique entre enfin dans le rang, note sous Brux., 1/4/1998, in J.L.M.B., Liège, 13 novembre 1998 – article et arrêt prochainement disponibles en ligne sur ce site).

Cette insertion a parfois lieu avec l’accord du titulaire de la marque utilisée. Ainsi, la société Pepsi Cola a intégré dans le code source de son site web les noms des acteurs, sportifs ou marques avec lesquels elle a conclu un contrat de sponsoring ou de publicité ; le même procédé permet aux annonceurs officiels de la coupe du monde de football d’être automatiquement renseignés par les moteurs de recherche quand un internaute fait des recherches sur le Mondial.

Le professeur McCarthy définit le metatag comme un « hidden code in which the trademark of another entity is used on a web site in a way that is visually invisible to a human reader but is visible to search engines. » (McCarthy on Trademarks, Section 25:69, page 25-107).

La jurisprudence existante

Playboy a déjà remporté une victoire impliquant les metatags : elle reprochait à la société Calvin Designer Label d’avoir inséré sans autorisation dans les metatags de ses sites « playboyxxx.com » et « playmatelive.com » les marques protégées Playboy et Playmate.

Dans son jugement du 8/9/1997, après avoir constaté que dans le référencement automatique des moteurs de recherche le site de Playboy venait après celui de la défenderesse, le juge a constaté la contrefaçon et ordonné la cessation. Le jugement interdit à la défenderesse de :

« using in any manner the PLAYMATE or PLAYBOY trademarks, and any other term or terms likely to cause confusion therewith, including PLAYMATELIVE or « playboyxxx.com » or « playmatelive.com », as Defendants’ domain name, directory name, or other such computer address, as the name of Defendants’ Web site service, in buried code or metatags on their home page or Web pages, or in connection with the retrieval of data or information or on other goods or services, or in connection with the advertising or promotion of their goods, services or web sites. »

Dans une affaire impliquant le cabinet de propriété intellectuelle Oppedahl & Larson, la Cour de Justice du Colorado a interdit en août 1997 à la société Advanced Concepts d’encore insérer le nom du cabinet dans le code source de son site web. Les avocats estimaient que la démarche induit l’utilisateur en erreur en lui fait croire qu’un lien existe entre les parties.

Voir également les liens présentés ci-dessous.

L’affaire Terri Welles : une tempête dans un verre d’eau

Les développements qui précèdent nous permettent de conclure que lorsque l’insertion dans les metatags est effectuée sans l’autorisation du titulaire, la protection accordée à la marque est maintenue. Encore faut-il bien entendu que les conditions de protection soient remplies dans l’espèce soumise au juge.

La plupart des droits modernes prévoient parmi ces conditions l’usage sans juste motif.

Il s’agit d’une appréciation laissée à l’entière liberté du juge du fond. Ainsi, concernant la loi Uniforme Benelux, la Cour de Justice a interprété cette notion de manière restrictive, tout en refusant d’en donner une définition in abstracto, confirmant en cela le rôle prépondérant du juge dans l’appréciation des faits qui lui sont soumis.

C’est sur base de ce critère que le juge saisi de l’affaire Terri Welles a estimé que dans ce cas précis, il n’y avait pas d’utilisation illicite :

• L’URL de la page web de Terri Welles http://www.terriwelles.com ne comporte en aucun façon les marques protégées;

   

• Contrairement à l’affaire Calvin Designer Label, Terri Welles dispose d’un lien objectif avec Playboy puisqu’elle est apparue 13 fois dans le magazine en 1981, et que 18 autres publications de la société font référence à elle;

   

• Le « titre » de Playmate qui lui a été décerné fait dès lors partie de sa personnalité, et c’est en toute bonne foi qu’elle en fait état sur son site ; et le tribunal de poursuivre que si elle peut en faire état sur son site, elle peut aussi le faire dans ses metatags.

Conclusion et liens intéressants

En conclusion, l’affaire Terri Welles ne révolutionne pas la jurisprudence antérieure : elle l’a confirme, tout en estimant qu’in casu, les conditions de la protection, dont l’usage sans juste motif, ne sont pas rencontrées.

Rappelons que l’absence de protection de la marque ne signifie pas que la demande ne puisse trouver d’autres fondements : pratique du commerce, protection de la dénomination sociale, etc …

Liens intéressants

• Arrêt de la cour d’appel
• Site de terri Welles avec une page spéciale reprenant toutes les péripéties du procès
• Site de Playboy
• Analyse du premier jugement
• Liens vers d’autres affaires impliquant les metatags