Marque et metatags : nouveau jugement de principe

Publié le 21/07/1999 par Etienne Wery

Une intéressante décision a été rendue au sujet de l’usage des marques dans les metatags par le 9th Circuit Court dans une affaire opposant une société Brookfield Communications, Inc. (« Brookfield ») et la société West Coast Entertainment Corporation (« West Coast ») au sujet de la marque « MovieBuff ». Trois problèmes majeurs étaient soumis au juge : La titularité…

Une intéressante décision a été rendue au sujet de l’usage des marques dans les metatags par le 9th Circuit Court dans une affaire opposant une société Brookfield Communications, Inc. (« Brookfield ») et la société West Coast Entertainment Corporation (« West Coast ») au sujet de la marque « MovieBuff ».

Trois problèmes majeurs étaient soumis au juge :

• La titularité de la marque MovieBuff.
• L’usage de cette marque comme nom de domaine par West Coast.
• L’usage de cette marque dans les metatags du site de West Coast.

Nous n’abordons pas les deux premières questions. Notons seulement qu’après avoir confirmé le droit de Brookfield sur la marque Moviebuff et fait interdiciton à West Coast d’utiliser le nom de domaine moviebuff.com, le magistrat devait se prononcer sur la mesure d’interdiction demandée par Brookfield de cesser l’utilisation de moviebuff dans les metatags du site web, sans considération quant au nom de domaine de ce site.

Le magistrat a rendu sur ce point une décision très longuement motivée, qui contribue grandement à baliser le droit des metatags.Voici quelques morceaux choisis, étant entendu que le texte intégral de la décision est accessible en ligne.

1. Le juge commence par indiquer qu’il n’y a pas d’automatisme : ce n’est pas parce qu’il y a risque de confusion et contrefaçon dans le nom de domaine que la contrefaçon s’étend automatiquement aux metatags :

   At first glance, our resolution of the infringementissues in the domain name context would appear to dictate asimilar conclusion of likelihood of confusion with respect toWest Coast’s use of « moviebuff.com » in its metatags (…)

   Disposing of the issue so readily, however, would ignore the fact that the likelihood of confusion in the domain name context resulted largely from the associational confusion betweenWest Coast’s domain name « moviebuff.com » and Brook-field’s trademark « MovieBuff. » The question in the metatags context is quite different. (…)

   First, when the user inputs »MovieBuff » into an Internet search engine, the list produced by the search engine is likely to include both West Coast’s and Brookfield’s web sites. Thus, in scanning such list, theWeb user will often be able to find the particular web site he is seeking. Moreover, even if the Web user chooses the website belonging to West Coast, he will see that the domain name of the web site he selected is « westcoastvideo.com. » Since there is no confusion resulting from the domain address,and since West Coast’s initial web page prominently displays its own name, it is difficult to say that a consumer is likely to be confused about whose site he has reached or to think thatBrookfield somehow sponsors West Coast’s web site.

2. En matière de metatags toutefois, il existe un risque tout particulier de détournement par ricochet, ce que le juge nomme « initial interest confusion » : lorsque deux sites offrent des produits/services similaires, le fait d’inclure la marque de A dans les metatags de B risque de détourner la clientèle potentielle de A vers le site de B, laquelle clientèle décidera alors d’utiliser le produit/service de B au lieu de celui de A qu’elle voulait initialement atteindre :

   Nevertheless, West Coast’s use of « moviebuff.com » in metatags will still result in what is known as initial interest confusion. Web surfers looking for Brookfield’s « MovieBuff »products who are taken by a search engine to « westcoastvideo.com » will find a database similar enough to « MovieBuff » such that a sizeable number of consumers who were originally looking for Brookfield’s product will simply decide to utilize West Coast’s offerings instead.

   Although there is no source confusion in the sense that consumers know they are patronizing West Coast rather than Brookfield, there is nevertheless initial interest confusion in the sense that, by using « moviebuff.com » or « MovieBuff » to divert people look-ing for « MovieBuff » to its web site, West Coast improperly benefits from the goodwill that Brookfield developed in its mark.

   Et le juge de reprendre un long historique de la jurisprudence (américaine) ayant sanctionné une contrefaçon en cas d’« initial interest confusion ».

3. La décision se réfère ensuite à la jurisprudence existante, ayant majoritairement reconnu la contrefaçon en cas d’utilisation non autorisée de marque dans les metatags, lorsque cette utilisation peut faire croire à l’internaute que le site qu’il visite a un lien direct ou indirect avec la marque en question (Playboy Enters. v. AsiaFocus Int’l, Inc., No. 97-734, 1998 WL 724000, at *3, *6-*7 (E.D. Va. Apr. 10, 1998) ; Playboy Enters. v. Calvin Designer Label,985 F. Supp. 1220, 1221 (N.D. Cal. 1997) ; Niton, 27 F. Supp. 2d at 102-05)

4. Surabondamment, le magistrat précise que l’utilisation de la marque d’autrui dans les metatags n’est pas nécessairement une contrefaçon ; il faut que l’usage soit fait sans « juste motif », notion plus connue du juriste européen – cfr. notamment l’article 13 A 1 d) de la Loi Uniforme Benelux sur les marques :

   We are not in any way restricting West Coast’s right to use terms in a manner which would constitute fair use under the Lanham Act. It is well established that the Lanham Act does not prevent one from using a competitor’s mark truthfully to identify the competitor’s goods (…)

   This fair use doctrine applies in cyberspace as it does in the real world.

   On se rappellera que la notion de juste motif appliquée aux metatags a déjà fait l’objet d’une décision très intéressante déjà commentée sur ce site, dans laquelle une ex-playmate faisait état de la marque protégée « Playmate » dans ses metatags, tout en prenant soin de prévenir que son site n’avait aucun lien avec celui de Playboy. Le juge avait retenu le juste motif, estimant que la qualité de Playmate de la défenderesse faisait partie intégrante de son image et de sa carrière professionnelle.

5. La question du juste motif était d’autant plus aiguë en l’espèce que la défenderesse prétendait que la marque protégée était purement descriptive : « Movie Buff » est un terme courant en jargon américain désignant un cinéphile, et la marque « MovieBuff » ne diffère de cette expression que par l’omission d’un espace.

   Dans les metatags, toutefois, cet espace est vital puisque les moteurs de recherche n’arrivent pas à ce jour à faire la différence. Le juge a consacré tout l’importance de cet espace :

   We agree that West Coast can legitimately use an appropriate descriptive term in its metatags. But « MovieBuff »is not such a descriptive term. Even though it differs from »Movie Buff » by only a single space, that difference is pivotal. The term « Movie Buff » is a descriptive term, which is routinely used in the English language to describe a moviedevotee. « MovieBuff » is not. (…)

   The proper term for the « motion picture enthusiast » is « Movie Buff, » which West Coast certainly can use. It cannot, however, omit the space. 
   

   Moreover, West Coast is not absolutely barred from using the term « MovieBuff. » As we explained above, that term can be legitimately used to describe Brookfield’s product. For example, its web page might well include an advertisementbanner such as « Why pay for MovieBuff when you can getthe same thing here for FREE? » which clearly employs « MovieBuff » to refer to Brookfield’s products. West Coast, however, presently uses Brookfield’s trademark not to reference Brookfield’s products, but instead to describe its ownproduct (in the case of the domain name) and to attract peopleto its web site (in the case of the metatags). That is not fair use.