Le nom patronymique n’est pas démuni face aux marques identiques

Publié le 17/07/2011 par Etienne Wery

Pour la Cour de justice de l’Union, le titulaire d’un nom a le droit de s’opposer à son usage en tant que marque communautaire, lorsque le droit national le lui permet. Le droit au nom peut également être protégé dans ses aspects économiques.

Le droit applicable, les faits et la question posée

Le règlement sur la marque communautaire prévoit la nullité d’une marque, si son usage peut être interdit en vertu d’un droit antérieur, notamment un droit au nom, tel que défini par le droit de l’Union ou le droit national.

Fiorucci SpA est une société italienne constituée par le styliste Elio Fiorucci dans les années 70. En 1990, elle a cédé à la société japonaise Edwin Co. Ltd l’intégralité de son patrimoine créatif, comprenant toutes les marques dont elle était titulaire.

En 1999, à la demande la société Edwin, l’OHMI a enregistré la marque verbale « ELIO FIORUCCI » pour une série de produits, à savoir des articles de parfumerie, de cuir et de bagages, ainsi que d’habillement. M. Fiorucci – se fondant sur l’application combinée du règlement sur les marques et de la législation italienne  – a contesté cet enregistrement en faisant valoir que son nom bénéficiait en Italie d’une protection particulière, en vertu de laquelle les noms de personnes notoires ne peuvent être enregistrés comme marque que par le titulaire ou avec le consentement de ce dernier, qui en l’occurrence faisait défaut.

En revanche, l’OHMI a considéré que la législation italienne n’était pas applicable en l’espèce, car la notoriété du nom Elio Fiorucci avait été acquise dans le cadre de l’activité commerciale de ce dernier. L’OHMI a donc fait droit à la demande d’enregistrement.

Suite au recours introduit par M. Fiorucci, le Tribunal de l’Union européenne a annulé, en 2009, cette dernière décision en ce qu’elle comportait une erreur de droit dans l’interprétation du droit national. Le Tribunal a confirmé que l’OHMI peut déclarer la nullité d’une marque communautaire, à la demande de l’intéressé, si son usage peut être interdit en vertu, notamment, d’un droit antérieur au nom protégé par la législation nationale. Il a toutefois jugé que l’OHMI avait écarté à tort l’application du droit national au cas de M. Fiorucci.

Par la suite, Edwin a introduit un pourvoi devant la Cour de justice. La société japonaise a soutenu que le règlement sur les marques vise le « droit au nom » uniquement en tant qu’attribut de la personnalité. Pour cette raison, le Tribunal n’aurait pas correctement appliqué le règlement sur les marques.

Le droit au nom peut-il tenir en échec une marque ?

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour interprète la notion de « droit au nom » – susceptible d’être invoquée pour demander la nullité d’une marque – au sens du règlement sur les marques. Elle est appelée à clarifier si cette notion ne vise qu’un attribut de la personnalité ou concerne également son exploitation patrimoniale.

La Cour constate tout d’abord que le libellé et la structure du règlement sur les marques ne permettent pas de limiter la notion de « droit au nom » à un aspect d’attribut de la personnalité. Au contraire, cette notion peut recouvrir également l’exploitation patrimoniale du nom.

En effet, le règlement prévoit la nullité d’une marque communautaire quand un intéressé fait valoir « un autre droit antérieur » et, à titre d’exemple, énumère, de façon non exhaustive, quatre droits : le droit au nom, le droit à l’image, le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle. Certains de ces droits sont protégés dans leurs aspects économiques tant par les droits nationaux que par le droit de l’Union. Dès lors, il n’y a pas de raison de ne pas accorder la même protection au « droit au nom ».

Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas limité la protection fournie par le règlement sur les marques aux seules hypothèses où l’enregistrement d’une marque communautaire se trouve en conflit avec un droit visant à protéger le nom exclusivement en tant qu’attribut de la personnalité de l’intéressé. En d’autres termes, le droit au nom peut être invoqué non seulement pour protéger le nom en tant qu’attribut de la personnalité, mais également dans ses aspects économiques.

La Cour confirme ensuite la compétence du Tribunal pour contrôler la légalité de l’appréciation portée par l’OHMI sur la législation nationale invoquée. Elle précise que, dans le cadre d’un pourvoi, elle est elle-même compétente pour examiner si le Tribunal, sur le fondement des documents et autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales ou de la jurisprudence nationale ou, encore, des écrits de doctrine qui les concernent, et s’il ne s’est pas livré à des constatations manifestement contraires à leur contenu ou à leur portée.

Par conséquent, la Cour répond que le Tribunal, sans dénaturer la législation nationale a pu à bon droit en déduire que le titulaire d’un nom patronymique notoire – indépendamment du domaine dans lequel cette notoriété a été acquise et même si le nom de la personne notoire a déjà été enregistré ou utilisé comme marque – a le droit de s’opposer à l’usage de ce nom en tant que marque, lorsqu’il n’a pas donné son consentement à l’enregistrement.

Commentaires

Cet important arrêt fera couler beaucoup d’encre car la situation est fréquente en pratique.

Le premier enseignement important est l’extension du « droit au nom » à l’exploitation patrimoniale de ce nom et non au seul attribut de la personnalité.

L’autre enseignement important la possibilité d’invoquer un tel droit au nom en tant que droit antérieur pour obtenir la nullité d’une marque communautaire.

Il reste alors une troisième question, complexe et délicate et malheureusement irrésolue : dans quelle mesure la solution apportée à cette affaire est-elle liée à la loi italienne ? La Cour elle-même se réfère plusieurs fois au droit italien qui contient une disposition spéciale. La Cour précise en effet que le titulaire d’un nom a le droit de s’opposer à son usage en tant que marque communautaire "lorsque le droit national le lui permet", et elle analyse indirectement ce droit national italien assez spécifique sur ce point puisqu’il vise expressément la situation des noms de personnes notoires.

Mais cela veut-il dire que la cour conditionne expressément la protection accordée à l’existence d’un droit spécifique, ou la protection pourrait-elle être tirée d’autres dispositions générales comme les droits de la personnalité ou d’autres droits purement civils ? Il est trop tôt pour répondre de façon trop tranchée mais les plaideurs vont se régaler.

(Affaire C-206/09 P)