La notion de « mauvaise foi »: une harmonisation, vite !

Publié le 26/08/2009 par Etienne Wery , Veronique Delforge

Le 11 juin dernier, la Cour de Justice a, pour la première fois, eu l’occasion de préciser la notion de mauvaise foi au sens du droit communautaire des marques. Pour rappel, la mauvaise foi telle que consacrée à l’article 51 §1, sous b) du Règlement 40/94 sur la marque communautaire est l’une des causes de nullité de la marque communautaire.On peut regretter que le juge n’ait pas saisi cette occasion pour harmoniser cette notion dont les contours sont pourtant déjà dessinés en matière de nom de domaine.

Le litige opposait deux entreprises concurrentes qui, à l’origine, avaient commercialisé des produits (lapins en chocolat) ayant des formes et présentations similaires. L’une des entreprises avait ensuite fait enregistrer sa propre forme et présentation en tant que marque communautaire tridimensionnelle. Dans une telle situation, le juge de renvoi sollicita de la Cour qu’elle précise les facteurs pouvant être nécessaires et/ou suffisants pour établir que cette entreprise était de mauvaise foi en demandant l’enregistrement de cette marque.

 

L’arrêt de la CJCE

 

La Cour répondit que la mauvaise foi du demandeur devait être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et existants au moment du dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque communautaire.

Est retenu notamment comme indice de mauvaise foi :

•    la connaissance qu’a ou est supposé avoir une société, de l’utilisation par d’autres sociétés, au moins dans un Etat membre, d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé.

•    l’intention du demandeur d’empêcher ces autres sociétés de continuer à utiliser un tel signe.

•    le degré de protection juridique dont jouit le signe du ou des concurrents dont l’enregistrement est demandé.

 

Une réponse insuffisante sur un plan pratique

 

Même si l’on peut se réjouir de ces clarifications quant à une notion aussi vague, l’on regrette cependant que la Cour n’ait pas saisi l’occasion qui lui était donnée d’élever sa décision dans un terrain plus vaste que celui des seules marques communautaires.

En effet, la notion de mauvaise foi est également prégnante et centrale en matière d’enregistrement et/ou utilisation de noms de domaine.

Or, dans la pratique, l’on constate que la marque correspond la plupart du temps au nom de domaine enregistré par la société qui en est titulaire. Il aurait donc été judicieux d’aligner les conceptions existantes de la mauvaise foi pour ces matières relativement liées. 

Par ailleurs, il n’est pas aisé de trouver une ligne de conduite uniforme face aux différents échelons de réglementations consacrant, en matière de nom de domaine, cette notion.

Ainsi, selon les faits de la cause, une personne confrontée à un nom de domaine enregistré abusivement pourra (devra, dans certains cas), selon l’extension choisie, se retourner vers les règles de l’UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), et/ou vers des règles nationales spécifiques pour cette extension là (.fr, .be ; etc.), et/ou tenir compte d’une loi spécifique (tel la loi belge sur l’enregistrement abusif de noms de domaine).

Or, toux ces textes ne définissent pas la mauvaise fois de la même manière.

Par exemple, l’UDRP retient quatre indices :  

• l’enregistrement du nom de domaine principalement aux fins de vendre, louer ou céder au demandeur ou concurrent pour un prix excédant les frais déboursés en rapport direct avec le nom de domaine,
• l’enregistrement du nom de domaine en vue d’empêcher son enregistrement par le demandeur, lorsque cette pratique est coutumière,
• l’enregistrement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,
• l’utilisation intentionnelle du nom de domaine afin d’attirer les internautes vers un site web dans un but commercial en créant un risque de confusion avec la marque du demandeur.

Par contre, la loi belge du 26 mars 2003 en matière d’enregistrement abusif des noms de domaine instituant une action en cessation spécifique, définit la mauvaise foi (article 4) par les termes suivants : « but de nuire » et « tirer indument profit », notions directement empruntées du droit des marques.

On constate ainsi que des recoupements entre les deux matières – marque et nom de domaine – existent autour de cette notion de ‘mauvaise foi’ mais que l’enchevêtrement des règles rend la construction et le déploiement harmonieux de cette notion difficile à acquérir.

Une harmonisation aurait donc pu être envisagée dans ces matières voisines afin d’éviter un recours à un magma de textes toujours plus diversifiés et éloignés pour définir une notion pourtant très proche mais également et surtout, afin d’assurer une certaine sécurité juridique aux citoyens.

Certains rétorqueront que la mauvaise foi est un état subjectif, ne pouvant être enfermé dans une définition légale et devant au contraire être examiné au cas par cas. Il n’empêche que des critères d’appréciation précis permettant de circonscrire cette notion sont pertinents et n’excluent pas l’évolution de ce concept au fil du temps et des cas d’espèce.