Contrefaçon via Internet en Ecosse
Publié le 21/07/2002 par Élise Debiès
La Cour Suprême Ecossaise (Court of Session) a rendu un arrêt intéressant le 1 juillet 2002. Le problème était de savoir si la juridiction écossaise était compétente pour juger de la contrefaçon non encore perpétuée d’une marque déposée, à travers un nom de domaine. A priori l’affaire n’était pas évidente, et pourtant le juge a…
La Cour Suprême Ecossaise (Court of Session) a rendu un arrêt intéressant le 1 juillet 2002.
Le problème était de savoir si la juridiction écossaise était compétente pour juger de la contrefaçon non encore perpétuée d’une marque déposée, à travers un nom de domaine. A priori l’affaire n’était pas évidente, et pourtant le juge a décidé qu’il en était ainsi s’il pouvait être démontré que l’intention de la défenderesse était, via Internet, de nuire dans le ressort géographique de la Cour.
Les faits sont les suivants: La demanderesse, Bonnier Media Ltd, est propriétaire et éditeur du journal business a.m.. La marque est enregistrée conformément au Trade Marks Act de 1994, sous le nom « business a.m. ». Le journal enregistre par la suite le nom de domaine , et le site aquiert rapidement une renommée et représente une part substantielle de l’activité du journal.
La demanderesse avait d’entrée de jeu été contactée par la défenderesse, Greg Lloyed Smith, qui prétendait lui céder pour une forte somme le nom de domaine . Elle avait par ce biais été avertie de l’activité de la défenderesse, consistant à enregistrer des noms de domaine assimilables aux noms d’organisations dont elle aurait pu tirer parti de la réputation. C’est ce qu’elle aurait prétendu faire, ou aurait fait, avec business a.m., en violation de la section 10 du Trade Marks Act de 1994. Elle avait ainsi enregistré 22 noms de domaines évocant multiples combinaisons de « business a. m. »
La demanderesse prétendait donc en première instance empêcher que l’infraction ne soit commise.
La défenderesse répondit que la juridiction écossaise n’était pas compétente, étant elle-même domiciliée en Grèce. Son deuxième argument était plus définitif s’il était besoin: L’article 5(3) de la 1ere partie de la loi de procédure civile (Civil Jurisdiction and Judgements Act) de 1982, s’applique aux infractions matérielles, non intentionnelles.
La Cour Supême rejette ces deux arguments.
Premièrement, et selon la Cour, il est nécessaire que les juridictions d’un pays puissent entraver la commission des infractions civiles de nature délictuelle qui menacent de se produire sur leur territoire, sans avoir recours à un tribunal étranger. C’est essentiel pour assurer le maintien de la loi.
Deuxièment, il est souvent difficile de distinguer les différentes phases (pre/post) de la commission d’une infraction.
Une fois établi que la Cour Suprême Ecossaise était compétente pour connaître des infractions qui, dans le cas où elle se seraient produites, auraient causé un dommage certain sur le sol écossais, fallait-il encore savoir si l’Ecosse se trouvait présentement réellement menacée.
La localisation du dommage produit par l’intermédiaire d’Internet est en effet une question compliquée. La personne qui ouvre une page web est un délinquant potentiel dans tous les pays où le site peut être vu, c’est-à-dire dans le monde presque entier.
Cependant pour le juge, les conséquences délictuelles d’un site ne doivent être considérées que si le site présente un intérêt dans le pays où il est contesté. Dans le cas qui nous intéresse, l’intention de la défenderesse de se faire passer pour la demanderesse, et d’utiliser un nom en contrefaçon manifeste de la marque protégée de la demanderesse ne faisait aucun doute.
L’infraction visait donc clairement la société demanderesse et les principales répercussions dommageables se seraient produites en Ecosse. La juridiction écossaise est donc compétente.
Déjà dans l’affaire 800-Flowers Trade Mark, une société americaine de vente de fleurs sur Internet s’était vu refuser l’enregistrement de la marque 888-Flowers, l’existence d’un site web à New York n’étant pas suffisant pour établir l’utilisation, nécessaire, de la marque au Royaume Uni. Le juge Jonathan Parker LJ en appel ([2002] FSR 203) expliquait ainsi sa position:
So I think that the mere fact that websites can be accessed anywhere in the world does not mean, for trade mark purposes, that the law should regard them as being used everywhere in the world. It all depends upon the circumstances, particularly the intention of the website owner and what the reader will understand if he accesses the site. In other fields of law, publication on a website may well amount to a universal publication, but I am not concerned with that.
Le distinctif d’une marque commerciale acquiert une importance pratique clef dans l’affaire « business a.m. ». Le mot business a évidemment un caractère générique qui ne permet pas d’attaquer en contrefaçon qui que ce soit, mais ici les deux lettres a.m. qui lui sont apposées ont permis de localiser dans l’espace réel le dommage matériel qui se serait produit si le cyber délinquant n’avait été intercepté par la Cour Ecossaise.
Outre l’efficacité de cette dernière, la dématérialisation de l’infraction civile, tant par la virtualité du moyen employé que par l’élément intentionnel érigé en résultat, est ici impressionante. Elle reste heureusement cantonnée au droit des marques.
Consultez www.scotcourts.gov.uk pour prendre connaissance de l’opinion de Lord Drummond Young sur l’affaire Bonnier Media Limited contre Greg Lloyd Smith du 1 juillet 02 (Civil).