Comment assurer ses titres et droits de propriété intellectuelle ?

Publié le 24/09/2003 par Jean-Bernard Condat

Pour garantir le savoir-faire d’une entreprise, il est de coutume de déposer des titres par l’entremise d’un conseil en propriété intellectuelle ou d’un avocat sépcialisé PI. Mais pour garantir la sécurité économique de ces titres, tous les risk-managers sont d’accord pour dire que seul l’assurance des portefeuilles de titres de la PI reste la solution…

Pour garantir le savoir-faire d’une entreprise, il est de coutume de déposer des titres par l’entremise d’un conseil en propriété intellectuelle
ou d’un avocat sépcialisé PI. Mais pour garantir la sécurité économique de
ces titres, tous les risk-managers sont d’accord pour dire que seul l’assurance des portefeuilles de titres de la PI reste la solution simple et efficace (plus de provisions financières en vue d’un procès en contrefaçon, plus d’angoisse de la recherche du spécialiste des dessins & modèles…). L’assurance des brevets, signes distinctifs et noms de domaine arrive en Europe.

Deux polices différentes

En matière de titres de la propriété industrielle (PI), il est constant de trouver les éléments suivants :

1. Le brevet et le certificat d’utilité ;

2. La marque de fabrique ou de service ;

3. Le dessin (en deux dimensions) ;

4. Le modèle (en trois dimensions) ;

5. La raison sociale ;

6. Le nom de domaine sur l’espace numérique Internet (ce dernier n’est pas en réalité un monopole au sens du Code de la Propriété Intellectuelle [CPI], mais devient de plus en plus un élément cité dans les portefeuilles de titres.

Les directeurs juridiques travaillent souvent sur des contrats de communication de savoir-faire, des licences exclusives ou non, des engagements de confidentialité et de non-divulgation, des contrats de cession. Aucun de ces contrats n’est concerné par notre police d’assurance. De même, l’enveloppe Soleau (qui n’établit aucun monopole mais dont le contenu à date certaine est opposable au tiers) n’est pas couverte par ce produit d’assurance.

Une première police couvre les frais juridiques facturés par les mandataires ou les avocats spécialisés en PI dans le cadre des procédures initiées par un tiers et qui attaquent un titre de l’assuré. C’est la police de type défensive. Elle permet de répondre à toute opposition sur une marque enregistrée, demande de déchéance d’un brevet, attaque sur une raison sociale, procédure WIPO d’opposition sur un nom de domaine.

Une seconde police est en charge de couvrir les frais juridiques facturés dans le cas de procédures initiées par l’assuré sur le titre d’un tiers et à partir d’un droit antérieur lié à un titre assuré. La police est dite offensive.

L’objet de la protection

Le brevet— Titre de propriété conférant à son propriétaire le droit d’interdire à tout tiers non autorisé la fabrication et la commercialisation de l’invention telle que définie dans les revendications du brevet. Les formes protégeables sont les créations utilitaires. Un brevet doit être nouveau, avoir un caractère inventif, être susceptible d’application industrielle. Il ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Un dépôt est nécessaire auprès d’une autorité administrative qui enregistre le titre (l’INPI, par exemple). Le brevet a une durée de validité est de 20 ans à compter de la date de dépôt, sous réserve du paiement d’un droit de maintien annuel. Il n’est pas possible de cumuler la protection du brevet avec un autre titre de PI.

• Le brevet européen (24 pays signataires) est organisé par la Convention de Munich entrée en vigueur le 7.10.1977 : elle aboutit à la délivrance d’un titre unique délivré par l’Office Européen des Brevets. Le brevet se décompose alors en autant de brevets nationaux, dont les effets sont régis par les différentes lois nationales. Les conditions de brevetabilité de fond sont, dans l’ensemble, similaires à celles du brevet français. La demande, dûment déposée auprès de l’OEB fait l’objet d’un examen de forme. Durée : 20 ans.

• Le brevet communautaire est un titre de PI prévu par la Convention du Luxembourg du 15.12.1975 entre les Etats membres de l’Union Européenne, mais il n’est pas encore entré en vigueur.

• La demande de brevet international en vertu du traité PCT n’est pas un titre international, mais une procédure de coopération entre les Etats dans la réalisation des opérations antérieures à la délivrance du brevet. Elle comprend une partie organisant un système de recherche de l’état de la technique antérieure et de demande unique ainsi qu’une partie instituant un examen international facultatif (la France n’a pas signé cette dernière partie).

Le certificat d’utilité — Titre de PI d’une durée limitée à 6 ans ayant les mêmes effets et soumis aux mêmes conditions que le brevet d’invention.

La marque — Titre de PI qui porte sur un signe distinctif qui, apposé sur un produit ou accompagnant un service, permet de l’identifier et de le distinguer des produits ou services concurrents. La marque enregistrée confère à son titulaire le droit d’interdire toute reproduction ou imitation du signe pour des produits ou services similaires. Les formes protégeables sont de plusieurs types : (1) les dénominations sous toutes les formes comme des mots, des noms patronymiques, des pseudonymes, des chiffres, des signes, (2) les signes sonores tels que les sons et les phrases musicales, et (3) les signes figuratifs comme les dessins, les étiquettes, les hologrammes, les logotypes, les images de synthèse, les formes, les combinaisons ou nuances de couleur. Le signe doit être susceptible de représentation graphique, avoir un caractère distinctif (être apte à distinguer les produits ou services du titulaire de la marque de ceux de ses concurrents), être licite et être disponible. Un dépôt à l’INPI est nécessaire comme condition de forme. La durée de sa protection est de 10 ans à compter de la date de dépôt (indéfiniment renouvelable par périodes de 10 ans). Il est possible de cumuler la protection d’une marque celle avec les dessins & modèles et celle du droit d’auteur.

• La marque communautaire (pays de l’UE) est un titre de PI unique offrant une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle ne doit pas rencontrer d’antériorité sur le territoire de l’UE. Le dépôt est réalisé soit auprès de l’Office de l’Harmonisation des Marques (OHMI à Allicante en Espagne), soit auprès des offices nationaux des différents états membres de l’UE. La durée de protection est de 10 ans indéfiniment renouvelables à compter du dépôt.

• La marque dite internationale (52 pays signataires) bénéficie d’un enregistrement international organisé par l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 qui assure à son titulaire les mêmes droits que s’il avait opéré un enregistrement direct dans chacun des pays qu’il peut revendiquer parmi les pays signataires. Conditions de fond : être ressortissant de l’un des pays de l’Union de Madrid ou posséder son domicile ou un établissement effectif et sérieux dans l’un de ces pays, et pouvoir invoquer un dépôt régulièrement enregistré dans son pays d’origine. La demande d’enregistrement international est tranmise au Bureau international de l’OMPI à Genève par l’office national du pays d’origine qui certifie l’enregistrement. La durée de protection est de 20 ans avec un possibilité de renouvellement.

Les dessins et modèles — Titre de PI qui confère à son titulaire le droit d’interdire tout reproduction d’un modèle identique ou similaire. La forme protégeable est définie par l’art. L.511-1 du CPI. Le dessin ou modèle doit être nouveau (sans antériorité), et avoir un caractère propre (l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti doit différer de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée). Le dessin ou le modèle ne doit pas être contraire à l’ordre et aux bonnes mœurs. Dépôt à l’INPI obligatoire pour une protection de 5 ans à compter de la date de dépôt. Prorogation possible par période de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans. Cumul de protection possible avec le droit d’auteur et celui des marques.

• Le dessin & modèle communautaire (pays de l’UE) est un titre de PI unique offrant une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne a été adopté par le règlement communautaire le 12.12.2001. La protection communautaire mise en place revêt deux formes. Elle s’applique (1) d’une part aux dessins & modèles non enregistrés (sans aucune formalité de dépôt). La protection commence à courir dès l’instant où le dessin et modèle est porté à la connaissance du public et est limité à 3 ans, et (2) d’autre part, aux dessins et modèles enregistrés (supportant une formalité de dépôt auprès de l’OHMI à Allicante) se fondant sur le dépôt et l’enregistrement après un examen formel de la demande. Il n’y a pas d’examen de fond du dessin et modèle enregistré, l’appréciation des conditions de protection étant laissée à l’appréciation des juges a posteriori. Dans ce cas, la durée de protection est de 5 ans renouvelable jusqu’à 25 ans.

• Le dépôt international des dessins et modèles (29 pays signataires) enregistrés dans le cadre de l’Arrangement de La Haye régi par l’Acte de Londres de 1934 et de la Haye de 1960 assure à tous les titulaires les mêmes droits que s’il avait effectué un dépôt dans chacun des pays signataires. Ce dépôt n’est soumis à la procédure d’examen que dans les pays qui la prévoient dans leur législation nationale. Le dépôt est effectué par l’intermédiaire de l’office national du pays d’origine ou par le demandeur directement auprès du bureau international de l’OMPI. Pour les dépôts relevant de l’acte de 1934 la durée est au maximum de 15 ans ; pour ceux de l’acte de 1960, elle est au minimum de 10 ans (25 ans en France au maximum).

• La convention de Berne (148 pays signataires) institue une protection fondée sur le droit d’auteur qui garantie aux auteurs unionistes la jouissance des mêmes droits dans tous les pays membres qu’un auteur national. Avec un dessin & modèle industriel, deux éléments distincts sont réunis dans un seul objet : un aspect industriel dans la mesure où l’objet en question est destiné à des fins pratiques et un aspect artistique incorporé et intimement attaché à l’objet.

Les noms de domaines — Assimilé comme valeur d’identification numérique de l’entreprise, ils ne sont pas des titres de PI, mais souvent traités comme tels. Leur dépôt est toujours assujetti au paiement de frais de gestion. Le registre de référence est le whois de chaque pays pour les extensions nationales ccTLD (pour top level domain, soit nom de domaine de premier niveau). Sa mise à jour est quotidienne. Il fonctionne sur le principe du premier inscrit, premier servi (FILO).

La police d’assurance défensive

Cette police d’assurance est susceptible de couvrir sans restriction les éléments suivants :

1. Frais d’avocat spécialisé en PI, de mandataire dûment diplômé et reconnu par l’INPI, l’OEB, l’OHMI, l’OMPI ou un office de brevets ou de marques européens pour la réponse aux oppositions ou aux lettres de mise en demeure quant à un usage parasitaire d’un titre de type dénomination sociale, enseigne commerciale, brevet, certificat d’utilité, marque, dessin & modèle ou nom de domaine formulée dans le cadre de contentieux français ou internationaux exception faite des Etats-Unis ;

2. Nom de domaine enregistré régulièrement par un registrar ayant fourni une facture pour un période d’au moins une année ;

3. Provisions demandées par la Cour dans le cadre des procédures de saisie-contrefaçon ;

4. Toutes procédures auprès de l’INPI, l’OEB, l’OHMI, l’OMPI, de la CJCE, d’une juridiction nationale, communautaire ou internationale hors les procédures classiques de dépôt, de renouvellement, d’ajout de priorités, de suppression de revendications ou de produits et services.

Cette police d’assurance est susceptible d’exclure les points suivants :

1. Titres de type AOC, IGP, obtentions florales, enveloppe Soleau ;

2. Litiges liés au droit d’auteur ou à la propriété littéraire et artistique ;

3. Tous contrats de communication de savoir-faire, de cessions, de licences, d’engagement de confidentialité ou de non-divulgation ;

4. Titre déposé sans l’assistance d’un mandataire diplômé ou d’un avocat ayant son habilitation CPI ;

5. Tous titres dont les annuités ou frais de renouvellement n’ont pas été réglés par le déposant dans les délais ;

6. Toute négligence relevant de la responsabilité de l’avocat, du conseil juridique ou du mandataire (par exemple, absence d’observation à une demande de l’INPI/OEB/OMPI/OHMI, délai de forclusion dépassé, procédure en abus de position dominante, marque notoire non soutenue par un solide dossier de notoriété) ;

7. Le montant de l’article 700 du NCPC tel qu’obtenu par le jugement venant en déduction des frais de diligences de l’avocat désigné dans le formulaire numérique de saisine du sinistre ;

8. Un sinistre quel qu’il soit dont une des pièces (ou leur intégralité) ne serait pas datée de façon certaine exception faite du champs de la concurrence déloyale ou parasitaire pour lequel il n’existe pas de titre constitué à un moment donné (dépôt de brevet, de marque, de dessin ou de modèle, ou même de création protégeable).

L’assuré devra demander à son avocat PI ou son mandataire de signaler le sinistre par le renseignement d’un formulaire numérique sur lequel le conseil indiquera ses qualités et interviendra en matière d’expert PI, cela de façon à éviter les procédures abusives de requête auprès de l’assureur.

La police d’assurance offensive

Cette police d’assurance comporte les mêmes règles que la police de type défensif, mais le souscripteur prend l’initiative de la procédure qu’il met en œuvre vis-à-vis d’un autre titre effectivement déposé et enregistré dans un office du monde (exception faite des USA).

Sur les procédures

La rapidité avec laquelle intervient la décision de justice est un facteur très important d’une réparation aussi complète que possible du préjudice. Plus la procédure est rapide, plus le dossier doit être, dès l’origine, complet. Tant au niveau de la preuve des droits invoqués que de l’atteinte à ces droits, que du préjudice qui en découle.

Trois actions sont envisageables sur le plan français :

1. Le référé
   • Pour les marques, art. L.716-6 du CPI sur la mesure d’interdiction ;

   • Pour le droit d’auteur et des modèles : art. 808 et 809 sur le trouble manifestement illicite.
2. La procédure à jour fixe ou à bref délai
   • Pièces déposées au greffe lors du placement de l’assignation ;

   • Réplique possible le jour de l’audience. Risque de ne pas pouvoir réagir aux arguments adverses.
3. La procédure de droit commun.
   • Instruction complète mais délai beaucoup plus long ;

   • Ne jamais oublier l’exécution provisoire notamment pour ce qui concerne la réparation première : l’interdiction sous astreinte de la poursuite des faits incriminés.

Les deux premières mesures sont antérieures à la procédure. Elles doivent être menées de manière complète. La 3e, l’expertise, est postérieure en général à une première décision exécutoire. Elle est contradictoire, longue et souvent onéreuse. Elle seule permet une analyse quasi exhaustive de la question.

La réparation du préjudice n’est pas seulement la condamnation à des dommages-intérêts, mais les mesures d’interdiction, la destruction de documents ou stocks de produits contrefaisant, ou encore la publicité de la décision judiciaire.

Pour les procédures hors de France, la technique du forum shopping est à ce jour la plus efficace.

Depuis une quinzaine d’années, un certain nombre de décisions de tribunaux nationaux de divers pays européens sont venues interdire la contrefaçon de marques ou de brevets non seulement sur le territoire national du tribunal saisi, mais aussi pour des territoires étrangers, notamment dans le cas de brevets européens. Cette pratique a donné satisfaction aux entreprises qui en ont bénéficié. L’entrée en vigueur du règlement du 20.12.1993 sur la marque communautaire et de ses dispositions sur les litiges suscite la curiosité. L’incidence de l’entrée en vigueur le 1.4.2002 du règlement CE n° 44/2001 (JOCE n° L12 du 16.1.2001) change la donne.

La distinction des trois notions fondamentales fournit les clefs de la plupart des problèmes de droit international privé :

1. Les règles de conflits de juridictions permettent de savoir si un juge doit se reconnaître compétent :
   • loi interne à un état : art. 14 & 15 du Code Civil en France, art. 22 ZPO en Allemagne, art. 126 & 127 WBR aux Pays-Bas…

   • instrument communautaire tel le règlement CE n° 44/2001 du 22.12.2000, le règlement CE n° 40/94 du 20.12.1993 sur les marques communautaires ou le projet de règlement CE du 1.8.2000 sur le brevet communautaire ;

   • conventions internationales bilatérales ou multilatérales telles les Convention de Bruxelles du 27.9.1968, de Lugano pour les relations des ressortissants de l’UE avec la Suisse, de Munich du 5.9.1973 sur le brevet européen.
2. Les règles de conflits de lois indiquent à ce juge quelle loi il doit appliquer, i.e. principe et nature des sanctions de la lex fori :
   • brevet national : validité et contrefaçon par la loi nationale ;

   • brevet européen : validité par la Convention de Munich art. 138 CBE et contrefaçon par l’art. 69 CBE + loi nationale (art. 64 CBE);

   • marque nationale : validité et contrefaçon par la loi nationale ;

   • marque communautaire : validité par le règlement CE n° 40/94 du 20.12.1993, art. 96 & 97 §1, et contrefaçon par les art. 14 et 97 + loi de fond nationale + loi de procédure nationale.
3. Les effets internationaux des jugements ne sont pas nécessairement les mêmes selon qu’on les envisage sous l’angle du droit de l’Etat dont émane ce jugement ou sous l’angle de l’Etat requis. La portée territoriale théorique est déterminée par la lex fori avec comme seul exception la jurisprudence Melle Fiona Shevill (protocole litige art. 17 §2 CBC et art. 94 §2 du règlement CE n°40/94). L’exécution forcée à l’étranger du jugement est, en revanche, déterminée par la seule loi du pays d’exécution (lex arresti) : c’est l’objet de la procédure d’exequatur simplifiée (art. 38 & 52 du règlement ou art. 31 à 45 de la Convention de Bruxelles et de Lugano).

Conclusions

Si l’ensemble des sanctions civiles contribue à faire cesser la contrefaçon, il ne faut cependant pas oublier l’aspect pénal. La sanction pénale, même assortie de sursis, est dissuasive. Des mesures conservatoires peuvent être prises (hypothèque judiciaire, nantissement, saisies conservatoires) qui permettent, en cas de succès, d’obtenir réellement réparation.